海外商標(biāo)注冊(cè)，各國(guó)制度差異竟然如此之大！

越來(lái)越多的中國(guó)企業(yè)已經(jīng)把眼光投向海外市場(chǎng),進(jìn)行海外商標(biāo)注冊(cè)保護(hù)是其中非常關(guān)鍵的一步。但是，由于全球國(guó)家眾多，商標(biāo)保護(hù)制度紛繁復(fù)雜，國(guó)內(nèi)企業(yè)以及商標(biāo)代理人也很難完全熟悉各國(guó)商標(biāo)保護(hù)制度及其特點(diǎn)。本文中，筆者通過(guò)介紹十個(gè)典型的海外商標(biāo)制度特點(diǎn)，揭開(kāi)海外商標(biāo)保護(hù)制度的神秘面紗。

一、美國(guó)、菲律賓等國(guó)家要求申請(qǐng)人提交使用聲明/證據(jù)

在國(guó)內(nèi)，在商標(biāo)核準(zhǔn)注冊(cè)后商標(biāo)注冊(cè)人不用主動(dòng)向商標(biāo)局提交使用證據(jù)，通常是在遭遇他人提出連續(xù)三年不使用撤銷申請(qǐng)的情形下才需提交使用證據(jù)。但是，在美國(guó)、菲律賓、波多黎各、莫桑比克、柬埔寨、海地等國(guó)家地區(qū)，商標(biāo)注冊(cè)人需要在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)主動(dòng)向商標(biāo)主管機(jī)關(guān)提交使用聲明或者使用證據(jù)。

以美國(guó)為例，在申請(qǐng)注冊(cè)的過(guò)程中需要向美國(guó)專利商標(biāo)局提交商標(biāo)實(shí)際使用的證據(jù)或者打算在美國(guó)進(jìn)行使用的聲明，并且在商標(biāo)注冊(cè)以后還需要在5～6年內(nèi)以及注冊(cè)后每10年向美國(guó)專利商標(biāo)局提交使用證據(jù)，否則商標(biāo)將被美國(guó)專利商標(biāo)局撤銷。

以菲律賓為例，商標(biāo)注冊(cè)人需要在申請(qǐng)日起3年內(nèi)、注冊(cè)日起5～6年內(nèi)、續(xù)展日起1年內(nèi)、續(xù)展日起5～6年內(nèi)提交使用證據(jù)，否則商標(biāo)將被菲律賓知識(shí)產(chǎn)權(quán)局撤銷。

所以，企業(yè)在這些國(guó)家注冊(cè)商標(biāo)后并不是就萬(wàn)事大吉了，倘若未在規(guī)定時(shí)間內(nèi)提交使用聲明或者使用證據(jù)，將可能導(dǎo)致商標(biāo)被商標(biāo)主管機(jī)關(guān)撤銷。

二、東帝汶、馬爾代夫等國(guó)家目前仍然沒(méi)有商標(biāo)法律法規(guī)

我國(guó)商標(biāo)法最早頒布于1982年，并于1993年、2001年、2013年分別進(jìn)行修訂，目前已經(jīng)擁有一部相對(duì)比較健全成熟的商標(biāo)法。雖然目前全球幾乎每個(gè)國(guó)家都已經(jīng)制定了商標(biāo)法，但是仍然有極個(gè)別國(guó)家地區(qū)由于政治、經(jīng)濟(jì)、歷史等多方面原因，沒(méi)有專門的商標(biāo)法律法規(guī)。

現(xiàn)階段仍然沒(méi)有商標(biāo)法的國(guó)家包括東帝汶、馬爾代夫、馬紹爾群島等，在這些國(guó)家保護(hù)商標(biāo)的通常方式是通過(guò)在當(dāng)?shù)赜幸欢ㄓ绊懥Φ膱?bào)紙上刊登警示性公告，向公眾宣稱自己對(duì)某件商標(biāo)的所有權(quán)，警示性公告的大概內(nèi)容為“XX企業(yè)在XX類別的XX商品上擁有XX商標(biāo)的所有權(quán)。如果XX企業(yè)發(fā)現(xiàn)有侵權(quán)行為，XX企業(yè)將采取必要措施維護(hù)自身權(quán)利”。這類警示性公告沒(méi)有嚴(yán)格的有效期規(guī)定，按照當(dāng)?shù)貞T例通常每2～3年重新公告一次。

三、美國(guó)、委內(nèi)瑞拉、日本等國(guó)家使用當(dāng)?shù)厣唐窐?biāo)準(zhǔn)/分類表/類似群組

我國(guó)是尼斯聯(lián)盟成員國(guó)，目前采用《商標(biāo)注冊(cè)用商品和服務(wù)國(guó)際分類》（即尼斯分類），現(xiàn)行尼斯分類將商品和服務(wù)分成45個(gè)大類，其中商品為1～34類，服務(wù)為35～45類。目前全球大多數(shù)國(guó)家都使用尼斯分類，但是也有少部分國(guó)家采用當(dāng)?shù)貥?biāo)準(zhǔn)。

以美國(guó)為例，美國(guó)雖然也遵循尼斯分類，但是認(rèn)為尼斯分類中的部分商品描述過(guò)于籠統(tǒng)，采用獨(dú)特的商品規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)，要求申請(qǐng)人在提交注冊(cè)申請(qǐng)時(shí)對(duì)商品進(jìn)行具體描述，否則審查員將下發(fā)審查意見(jiàn)。

以委內(nèi)瑞拉為例，根據(jù)委內(nèi)瑞拉1955年《工業(yè)產(chǎn)權(quán)法》第106條，當(dāng)國(guó)共有50個(gè)類別，并且只有類別標(biāo)題名稱，沒(méi)有具體的商品項(xiàng)目。此外，當(dāng)國(guó)分類與尼斯分類的差別較大，原來(lái)在尼斯分類中選定的一個(gè)類別下的商品，在當(dāng)國(guó)分類中可能會(huì)被拆分為多個(gè)類別，注冊(cè)申請(qǐng)也需按照當(dāng)國(guó)分類提交、產(chǎn)生多份費(fèi)用。

以日本為例，日本商標(biāo)注冊(cè)采用尼斯分類，同時(shí)日本還有類似群組規(guī)定，這一框架體系和我國(guó)有相似之處，但是日本的類似群組和我國(guó)有較大差別，在判斷商品類似時(shí)需按照當(dāng)國(guó)類似群組為標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行比較。

此外，還有非洲知識(shí)產(chǎn)權(quán)組織不能在同一份申請(qǐng)里面請(qǐng)求保護(hù)商品和服務(wù)，以及斐濟(jì)不能申請(qǐng)注冊(cè)服務(wù)商標(biāo)等情況。

四、秘魯、德國(guó)等國(guó)家注冊(cè)流程與國(guó)內(nèi)差異較大

在國(guó)內(nèi)，商標(biāo)申請(qǐng)注冊(cè)的大概流程為“申請(qǐng)—受理—審查—公告—核準(zhǔn)”。國(guó)外大多數(shù)國(guó)家也是采用這種模式，但是也有部分國(guó)家的注冊(cè)流程與國(guó)內(nèi)差別很大，不能按照國(guó)內(nèi)商標(biāo)注冊(cè)流程的思維來(lái)考慮國(guó)外問(wèn)題。

以秘魯、哥倫比亞、巴西等國(guó)家為例，商標(biāo)申請(qǐng)注冊(cè)的大概流程為“申請(qǐng)—受理—公告—審查—核準(zhǔn)”。在商標(biāo)申請(qǐng)通過(guò)形式審查后直接予以公告，若在公告期內(nèi)無(wú)人異議或異議不成立，再進(jìn)入實(shí)質(zhì)審查階段來(lái)決定是否予以核準(zhǔn)保護(hù)。如果企業(yè)收到這些國(guó)家的商標(biāo)公告通知，也不要高興得太早，這個(gè)公告只是代表商標(biāo)受理了而已。另外，如果企業(yè)發(fā)現(xiàn)在這些國(guó)家有搶注商標(biāo)申請(qǐng)，要及時(shí)提出異議，否則只能等商標(biāo)核準(zhǔn)注冊(cè)后再進(jìn)行撤銷或者無(wú)效。

以德國(guó)、日本等國(guó)家為例，商標(biāo)申請(qǐng)注冊(cè)的大概流程為“申請(qǐng)—受理—審查—核準(zhǔn)—公告”。在商標(biāo)審查通過(guò)后直接予以注冊(cè)，企業(yè)拿到注冊(cè)證后還需密切關(guān)注是否有被人提出異議的情況，避免因錯(cuò)過(guò)異議答辯時(shí)限導(dǎo)致商標(biāo)失效的情況發(fā)生。

五、孟加拉國(guó)、巴哈馬、黎巴嫩等國(guó)家的有效期不是10年

根據(jù)我國(guó)商標(biāo)法第三十九條的規(guī)定，注冊(cè)商標(biāo)的有效期為10年，自核準(zhǔn)注冊(cè)之日起計(jì)算。在國(guó)外，大多數(shù)國(guó)家的商標(biāo)有效期也是10年，但是也有部分國(guó)家的商標(biāo)有效期不是10年，而是7年、14年、15年的情況。根據(jù)《與貿(mào)易有關(guān)知識(shí)產(chǎn)權(quán)協(xié)定》（TRIPS）第十八條對(duì)商標(biāo)保護(hù)期限的規(guī)定，商標(biāo)的首次注冊(cè)及每次續(xù)展的期限均不得少于7年。所以，在有成文商標(biāo)法的國(guó)家，商標(biāo)的有效期通常最少是7年。

此外，各國(guó)商標(biāo)有效期的起始日也有所區(qū)別，有的國(guó)家是從申請(qǐng)日起算，而另外一些國(guó)家是從注冊(cè)日起算。比如孟加拉國(guó)的有效期是申請(qǐng)日起7年，尼泊爾的有效期是注冊(cè)日起7年，巴哈馬的有效期是申請(qǐng)日起14年，黎巴嫩的有效期是注冊(cè)日起15年，等等。

六、洪都拉斯、開(kāi)曼群島等國(guó)家地區(qū)需要繳納年費(fèi)

大家熟悉的繳納年費(fèi)概念主要是在專利領(lǐng)域，但是很少有人知道，在個(gè)別國(guó)家商標(biāo)也需要繳納年費(fèi)。比如，在洪都拉斯、開(kāi)曼群島等國(guó)家地區(qū)，商標(biāo)注冊(cè)后還需要繳納年費(fèi)。

根據(jù)洪都拉斯《工業(yè)產(chǎn)權(quán)法》第93條的規(guī)定：

注冊(cè)商標(biāo)可以無(wú)限次續(xù)展，續(xù)展后有效期為上一個(gè)有效期結(jié)束后10年，前提是商標(biāo)注冊(cè)人已經(jīng)按照本法規(guī)定繳納“年度維持稅”。

這里的“年度維持稅”其實(shí)就是我們說(shuō)的年費(fèi)，是強(qiáng)制性的稅費(fèi)，如果不按照規(guī)定繳納費(fèi)用，商標(biāo)局則不受理續(xù)展申請(qǐng)。

七、馬來(lái)西亞、印度等國(guó)家商標(biāo)失效后還可以申請(qǐng)恢復(fù)

在國(guó)內(nèi)，商標(biāo)核準(zhǔn)注冊(cè)后有效期為10年，期滿前可以提前一年辦理續(xù)展。未在規(guī)定期限內(nèi)提交續(xù)展申請(qǐng)的，還可在期滿后的半年寬展期內(nèi)申請(qǐng)續(xù)展。如果注冊(cè)人仍未續(xù)展，則商標(biāo)會(huì)最終失效。

在馬來(lái)西亞、印度等國(guó)家，商標(biāo)因未續(xù)展導(dǎo)致失效后，注冊(cè)人還可以向官方申請(qǐng)恢復(fù)商標(biāo)權(quán)。因此，如果企業(yè)萬(wàn)一遇到海外商標(biāo)因未及時(shí)續(xù)展導(dǎo)致商標(biāo)失效的情況，還可以進(jìn)一步了解當(dāng)國(guó)是否有恢復(fù)商標(biāo)的相關(guān)規(guī)定，如果有的話就可以及時(shí)申請(qǐng)恢復(fù)從而保住商標(biāo)權(quán)。

比如在馬來(lái)西亞，根據(jù)馬來(lái)西亞《商標(biāo)法》(1976)第41條（2）、（3）關(guān)于商標(biāo)續(xù)展的規(guī)定，如果商標(biāo)注冊(cè)人沒(méi)有在規(guī)定期限內(nèi)提交續(xù)展申請(qǐng)，仍然可以在商標(biāo)到期后1年內(nèi)申請(qǐng)恢復(fù)。

八、日本、香港地區(qū)申請(qǐng)的商品項(xiàng)目過(guò)多會(huì)被懷疑使用意圖

在國(guó)內(nèi)，很多企業(yè)為了全面保護(hù)自己的商標(biāo)，經(jīng)常會(huì)將核心商標(biāo)在全類別全群組進(jìn)行零死角的覆蓋式注冊(cè)。但是，在我國(guó)香港地區(qū)、日本，如果企業(yè)申請(qǐng)保護(hù)的類別或者商品過(guò)多，官方很可能會(huì)懷疑申請(qǐng)人是否有將商標(biāo)在擬注冊(cè)商品上付諸實(shí)際使用的意圖，從而下發(fā)審查意見(jiàn)要求申請(qǐng)人提交在擬注冊(cè)商品上已經(jīng)實(shí)際使用或者計(jì)劃使用的證據(jù)材料，否則將駁回商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)。

根據(jù)香港《商標(biāo)規(guī)則》第7（4）條的規(guī)定：

貨品或服務(wù)的說(shuō)明：如某商標(biāo)是擬就某特定類別中的所有貨品或服務(wù)或就多種不同貨品或服務(wù)注冊(cè)，則除非處長(zhǎng)信納基于申請(qǐng)人已對(duì)該商標(biāo)作出的使用或如該商標(biāo)獲注冊(cè)該申請(qǐng)人打算對(duì)該商標(biāo)作出的使用，有關(guān)說(shuō)明是合理的，否則處長(zhǎng)可拒絕接納該項(xiàng)申請(qǐng)。

從以上規(guī)定可以看出，香港官方認(rèn)為，商標(biāo)的價(jià)值在于使用，商標(biāo)注冊(cè)的目的也是為了便于企業(yè)的使用，如果將不會(huì)使用的商標(biāo)進(jìn)行注冊(cè)，將浪費(fèi)有限的商標(biāo)資源?；谝陨峡紤]，如果某件商標(biāo)申請(qǐng)注冊(cè)的商品或者類別過(guò)多，則官方可能會(huì)下發(fā)審查意見(jiàn)，企業(yè)需提交在指定類別或者商品上已經(jīng)使用或者計(jì)劃使用的證據(jù)才能通過(guò)官方審查，否則只能將指定商品或類別予以刪除。

九、英國(guó)、法國(guó)等國(guó)家不審查相對(duì)理由

在國(guó)內(nèi)，商標(biāo)通過(guò)形式審查后會(huì)進(jìn)入實(shí)質(zhì)審查階段，商標(biāo)局將會(huì)對(duì)絕對(duì)理由和相對(duì)理由都進(jìn)行審查。但是，在英國(guó)、法國(guó)、歐盟等國(guó)家地區(qū)，官方在實(shí)質(zhì)審查階段只審查絕對(duì)理由，而不審查相對(duì)理由，即不會(huì)考慮申請(qǐng)商標(biāo)是否與在先商標(biāo)的沖突問(wèn)題。也就是說(shuō)，即便企業(yè)在這些地方已經(jīng)注冊(cè)商標(biāo)，他人在相同類似商品上申請(qǐng)相同近似的商標(biāo)也可以通過(guò)審查，審查員不會(huì)主動(dòng)基于在先商標(biāo)駁回在后商標(biāo)的申請(qǐng)。所以企業(yè)在這些國(guó)家注冊(cè)商標(biāo)以后，還需做好商標(biāo)監(jiān)測(cè)工作，及時(shí)發(fā)現(xiàn)他人申請(qǐng)的與企業(yè)商標(biāo)相同近似的商標(biāo)并采取必要制止措施。

十、漢字在越南、亞美尼亞、挪威等國(guó)家缺乏顯著性

在越南、亞美尼亞、挪威等國(guó)家，在審查實(shí)踐中，當(dāng)?shù)厣虡?biāo)主管機(jī)關(guān)通常認(rèn)為，當(dāng)?shù)仄胀ㄏM(fèi)者基本上不認(rèn)識(shí)漢字，無(wú)法通過(guò)漢字商標(biāo)識(shí)別商品，因此漢字不具有顯著性，不能作為商標(biāo)注冊(cè)。

以挪威為例，根據(jù)挪威商標(biāo)法第14條關(guān)于商標(biāo)注冊(cè)絕對(duì)理由的規(guī)定以及挪威工業(yè)產(chǎn)權(quán)局在實(shí)踐中的解釋，由于挪威消費(fèi)者通常不熟悉漢字，在認(rèn)識(shí)記憶漢字商標(biāo)方面存在較大困難，消費(fèi)者不會(huì)將漢字商標(biāo)作為指示產(chǎn)品來(lái)源的標(biāo)志，因此漢字商標(biāo)在挪威被認(rèn)為缺乏顯著性，商標(biāo)局會(huì)基于違反絕對(duì)理由而下發(fā)駁回。

正如開(kāi)頭我們所說(shuō)，全球各國(guó)商標(biāo)保護(hù)制度呈現(xiàn)百花齊放的局面，以上介紹也只是冰山一角。要全面掌握各國(guó)商標(biāo)制度的特點(diǎn)，是一項(xiàng)長(zhǎng)期而浩瀚的工程，需要代理人長(zhǎng)年累月地不斷實(shí)踐、不斷總結(jié)。只有深諳海外商標(biāo)保護(hù)制度的特點(diǎn)，才能為企業(yè)提供合適的海外商標(biāo)保護(hù)策略。

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