“偉哥”商標不構(gòu)成通用名稱，注冊予以維持

商標局認為，通用名稱包括法定通用名稱和約定俗成的通用名稱，無論法定通用名稱還是約定俗成的通用名稱，由于其具有反映一類服務與另一類服務之間本質(zhì)區(qū)別的功能，在一定范圍內(nèi)被相關(guān)公眾普遍認知和使用，已不能起到標識不同服務來源的作用，故不應作為商標注冊。本案中，申請人提交的各項證據(jù)尚不足以證明復審商標在“生化藥品”等商品上經(jīng)合法、有效、廣泛地使用，已成為“生化藥品”等商品上約定俗成的通用名稱。故復審商標未構(gòu)成核定使用商品上的通用名稱，應予以維持。

關(guān)于第1911818號“偉哥”商標撤銷復審決定書

商評字[2019]第0000235432號

申請人(原撤銷申請人)：禮來(上海)管理有限公司

委托代理人：貝克麥堅時知識產(chǎn)權(quán)代理(北京)有限公司

被申請人(原撤銷被申請人)：深圳鳳凰生活文化傳媒廣告有限公司

申請人因第1911818號“偉哥”商標(以下稱復審商標)撤銷一案，不服我局商標撤通字[2018]第Y000022號決定，于2018年07月11日向我局申請復審。我局予以受理，現(xiàn)已審理終結(jié)。

復審商標

我局決定認為 ，第1911818號第5類“偉哥”注冊商標為被申請人和原商標注冊人進行了持續(xù)使用及宣傳、積極維權(quán)，已經(jīng)形成了一定的知名度，在其核定使用的第5類“生化藥品;中藥成藥;醫(yī)用制劑;醫(yī)用藥物;醫(yī)用藥草;藥膏;人用藥;化學醫(yī)藥制劑;草藥茶;各種針劑”等商品上，可以起到區(qū)分商品來源的作用，具有商標的顯著性。申請人提交的證據(jù)不足以證明該商標已成為“生化藥品”等商品項目的通用名稱，未構(gòu)成《中華人民共和國商標法》第四十九條規(guī)定的成為其核定使用的服務的通用名稱之情形。

申請人復審的主要理由： “偉哥”已經(jīng)成為治療男性性功能障礙藥品的通用名稱，使用在“生化藥品;中藥成藥;醫(yī)用制劑;醫(yī)用藥物;醫(yī)用藥草;藥膏;人用藥;化學醫(yī)藥制劑;草藥茶;各種針劑”等商品上為治療特定疾病的藥品的通用名稱。依據(jù)《商標法》第四十九條第二款的規(guī)定，爭議商標在全部商品項目上的注冊應被撤銷。

申請人向我局提交了以下主要證據(jù)(該證據(jù)與申請人在撤三階段提交的證據(jù)基本一致)：

1.“偉哥”在寧波市人民政府等通知文件中的使用;

2.百度網(wǎng)站中搜索“偉哥”一詞得出部分搜索結(jié)果的網(wǎng)頁打印件;

　3.同業(yè)經(jīng)營者及個人對“偉哥”的認知和使用;4.各互聯(lián)網(wǎng)藥品銷售平臺、全國各地實體藥店廣告照片及“偉哥”的使用情況介紹等證據(jù)。

被申請人答辯的主要理由： “偉哥”商標具有獨創(chuàng)性和顯著性，至少已獲得中國南方地區(qū)消費者的廣泛認同，經(jīng)過被申請人和原注冊人合法的商業(yè)使用，大規(guī)模的市場宣傳、推廣及高價值的品牌效應，并沒有退化為商品的通用名稱，對于眾多侵犯“偉哥”商標的行為，被申請人和原注冊人一直在積極維權(quán)。綜上，復審商標應予以維持。

被申請人向我局提交了以下主要證據(jù)(該證據(jù)與被申請人在撤三階段提交的證據(jù)基本一致)：

1.被許可公司“偉哥”商品《藥品GMP證書》、《藥品補充申請批件》、《藥品檢驗報告書》;

2.　被申請人和原注冊人與多家藥廠合作，與多家藥業(yè)公司簽訂“偉哥”商標使用許可合同及交付許可使用費等證據(jù)材料;

3.　被申請人和原注冊人一直在各類雜志報刊中使用、宣傳“偉哥”商標;

4.　被申請人和原注冊人向多家藥店、藥業(yè)公司等發(fā)出的律師函，及各級人民法院對該商標侵權(quán)案件的判決書等證據(jù)。

申請人質(zhì)證認為， 被申請人提供的證據(jù)材料和答辯理由應不予采信，應撤銷復審商標在其指定的全部商品項目上的注冊。同時，申請人請求對本案進行口頭審理。申請人提交了醫(yī)藥經(jīng)濟報的百度詞條打印件、被申請人的介紹頁面打印件等證據(jù)。

經(jīng)復審查明： 復審商標由廣州威爾曼藥業(yè)有限公司于1998年6月2日提出注冊申請，并于2002年9月21日獲準注冊在第5類“生化藥品”等商品上，后經(jīng)核準轉(zhuǎn)讓至本案被申請人名下，經(jīng)續(xù)展，商標專用期至2022年9月20日。

我局認為， 綜合全案證據(jù)，結(jié)合申請人質(zhì)證意見，本案不適用口頭審理。

通用名稱包括法定通用名稱和約定俗成的通用名稱，無論法定通用名稱還是約定俗成的通用名稱，由于其具有反映一類服務與另一類服務之間本質(zhì)區(qū)別的功能，在一定范圍內(nèi)被相關(guān)公眾普遍認知和使用，已不能起到標識不同服務來源的作用，故不應作為商標注冊。約定俗成的通用名稱即俗稱，系指某一名稱雖未被規(guī)范性標準或辭典等收錄，但客觀上作為通用名稱已被廣泛認可和使用。鑒于約定俗成系對客觀使用狀態(tài)的反映，申請人應圍繞該名稱在現(xiàn)實經(jīng)濟領(lǐng)域的使用狀況提供相應證據(jù)證明。本案中，被申請人提交的各項證據(jù)可以證明，被申請人和原商標所有人將“偉哥”作為商標，在其提供的“生化藥品”等商品上，進行了宣傳、使用和維權(quán)，可以起到區(qū)分商品來源的作用，具有商標的顯著性。申請人提交的各項證據(jù)尚不足以證明復審商標在“生化藥品”等商品上經(jīng)合法、有效、廣泛地使用，已成為“生化藥品”等商品上約定俗成的通用名稱。故復審商標未構(gòu)成核定使用商品上的通用名稱，應予以維持。

依照《中華人民共和國商標法》第五十四條、第五十五條的規(guī)定，我局決定如下：

復審商標在復審商品上的注冊予以維持。

當事人如不服本決定，可以自收到本決定書之日起三十日內(nèi)向北京知識產(chǎn)權(quán)法院起訴，并在向法院遞交起訴狀的同時或者至遲十五日內(nèi)將該起訴狀副本抄送或者另行書面告知我局。

合議組成員:王珊

湯茜

徐金艷

2019年09月30日

　　來源：商標評審委員會網(wǎng)站

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