晚于系爭商標注冊申請日使用該商標標識，是否構(gòu)成在先權(quán)利？

典型案例

【2022】07號

基本案情

2016年9月12日，原告徐某向國家工商行政管理總局商標局(以下簡稱商標局)提出系爭商標注冊申請。2016年11月30日，商標局受理徐某該商標注冊申請。2017年11月14日，商標局對徐某申請注冊的系爭商標核準注冊。2016年11月3日，被告某健康管理公司投資人向工商行政管理部門提交企業(yè)名稱預先核準申請書，申請企業(yè)字號與系爭商標中的漢字部分相同。2016年12月28日，被告企業(yè)名稱獲核準。2017年2月7日，被告注冊成立。原告徐某系被告原始股東之一，自被告成立后即擔任被告總經(jīng)理職務。被告自經(jīng)營伊始即在其經(jīng)營場所門頭、店招、店內(nèi)裝潢、易拉寶(展架)等處單獨、突出使用與系爭商標中漢字部分相同的漢字標識(以下簡稱涉案標識)。后徐某離職并提起訴訟，請求判令被告立即停止使用系爭商標，并賠償徐某經(jīng)濟損失及維權(quán)合理費用共計50萬元。被告某健康管理公司認為原告徐某申請注冊系爭商標系惡意搶注，且三年內(nèi)未實際使用，被告亦享有在先權(quán)利，被告使用涉案標識不構(gòu)成商標侵權(quán)，請求駁回徐某的訴訟請求。法院裁判日照市中級人民法院經(jīng)審理認為：原告徐某提交系爭商標注冊申請之前，被告未提供證據(jù)證明其在先使用涉案標識，徐某申請注冊系爭商標，不構(gòu)成《商標法》第三十二條規(guī)定的以不正當手段搶先注冊他人已經(jīng)使用并有一定影響商標的搶注行為，徐某依法享有系爭商標權(quán)利。被告單獨、突出使用涉案標識，用以識別商品或者服務來源，屬于商標性使用。涉案標識與系爭商標中的漢字部分近似，且系爭商標核定服務項目與被告經(jīng)營的服務范圍相同，被告突出使用涉案標識的行為，構(gòu)成《商標法》第五十七條第二項規(guī)定的在同一種商品上使用與其注冊商標近似的商標，容易導致混淆的情形。被告并不享有針對系爭商標的商標權(quán)、字號權(quán)等在先權(quán)利，未經(jīng)徐某許可，被告使用涉案標識屬于商標侵權(quán)行為。鑒于徐某系被告原始股東之一，徐某任職期間，被告使用涉案標識應當認定系經(jīng)徐某許可，被告不構(gòu)成商標侵權(quán)。徐某提起本案訴訟后，被告持續(xù)使用涉案標識的行為侵犯了徐某系爭注冊商標專用權(quán)，應當依法承擔侵權(quán)責任。系爭商標已由被告自成立后實際使用至今。據(jù)此，一審判決被告立即停止涉案侵害商標權(quán)的行為并賠償徐某經(jīng)濟損失及合理開支3萬元。宣判后，雙方當事人均未提起上訴。

法官說法

本案主要涉及商標侵權(quán)案件審理中“在先權(quán)利認定”“實際使用認定”兩個難點問題。根據(jù)《商標法》第五十九條第三款的規(guī)定，參照商標局《商標審查及審理標準》中商標審理標準第五部分的規(guī)定，搶注他人已經(jīng)使用并有一定影響商標審理標準的適用條件之一，是他人商標在系爭商標申請日之前已經(jīng)在先使用并有一定影響。原告徐某注冊系爭商標不是他人已經(jīng)使用并正在使用的商標，不構(gòu)成惡意搶注行為。根據(jù)《中華人民共和國商標法》第三十二條、第五十九條第三款的規(guī)定，在先權(quán)利是指在系爭商標申請注冊日之前已經(jīng)取得的權(quán)利，包括商標使用權(quán)以及除商標權(quán)以外的其他權(quán)利，如字號權(quán)等。被告是否享有涉案在先權(quán)利，依法應受系爭商標注冊申請日的約束。也就是說，一旦系爭商標被核準注冊，該商標自注冊申請日即產(chǎn)生排除他人使用的法律后果，但該申請日前即存在的在先權(quán)利不受影響。被告使用涉案標識雖早于系爭商標核準注冊之日，但晚于系爭商標的注冊申請日期，被告獲準企業(yè)名稱、注冊成立日期亦均晚于系爭商標的注冊申請日期，故被告不享有其主張的在先權(quán)利。

根據(jù)《最高人民法院關于審理商標授權(quán)確權(quán)有關行政案件若干問題的意見》第二十條第二款的規(guī)定，商標權(quán)人自行使用、許可他人使用以及其他不違背商標權(quán)人意志的使用，均可認定屬于實際使用的行為。實際使用的商標與核準注冊的商標雖有細微差別，但未改變其顯著特征的，可以視為注冊商標的使用。結(jié)合徐某申請注冊系爭商標、徐某系被告股東并擔任被告總經(jīng)理職務、被告知悉徐某注冊系爭商標以及被告實際使用涉案標識的相關事實，可以認定涉案注冊商標已由被告自成立后實際使用至今，被告的使用行為構(gòu)成了系爭商標的實際使用認定。被告使用的涉案標識與系爭商標的細微差別，并不影響系爭商標的實際使用認定。注冊商標未使用抗辯是賠償責任阻卻事由，而非侵權(quán)阻卻事由，被告主張的未使用抗辯不成立，其應當依法承擔相應的賠償責任。

本案判決對于商標侵權(quán)案件認定在先權(quán)利和實際使用問題具有一定指導意義。同時本案以徐某提起訴訟節(jié)點界定是否構(gòu)成商標侵權(quán)，對類似商標侵權(quán)案件的審理亦具有借鑒意義。

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