三份商標(biāo)轉(zhuǎn)讓協(xié)議牽扯出的一場商標(biāo)糾葛

保持多年品牌委托加工關(guān)系的合作伙伴，在合作期滿后因包含在委托加工協(xié)議里的商標(biāo)轉(zhuǎn)讓條款而產(chǎn)生了糾葛。歷時多年，雙方的紛爭仍在持續(xù)發(fā)酵，而當(dāng)事人被法院凍結(jié)的2000萬元銀行存款及查封的價值1億余元的房產(chǎn)也一直在被保全中。

多年的合作關(guān)系，變成了如今的公堂相見。對于涉案當(dāng)事人而言，案件判決結(jié)果關(guān)系到企業(yè)的生存與發(fā)展。如何發(fā)揮司法主導(dǎo)作用定紛止?fàn)?包含在委托加工協(xié)議里的商標(biāo)轉(zhuǎn)讓條款法律效力應(yīng)如何確定?一方當(dāng)事人能夠請求法院通過民事判決的方式直接判令另一方已被核準(zhǔn)的商標(biāo)轉(zhuǎn)讓行為無效?上述問題是解決雙方糾紛需要厘清的問題，而答案如何尚待法院裁判結(jié)果的作出。

三份合作協(xié)議

2009年4月14日，固鉑成山(山東)輪胎有限公司(下稱成山公司)與青島保稅區(qū)宏輪工貿(mào)有限公司(下稱宏輪公司)基于此前良好的合作關(guān)系，簽訂了“ROADSHINE”品牌委托加工協(xié)議(下稱協(xié)議)。

雙方在協(xié)議中約定，成山公司(甲方)同意為宏輪公司(乙方)加工“ROADSHINE”品牌輪胎，“ROADSHINE”品牌屬于宏輪公司所有，許可成山公司生產(chǎn)，該品牌主要在非洲、中東、東南亞地區(qū)進(jìn)行銷售，宏輪公司則負(fù)責(zé)品牌輪胎的出口清關(guān)事宜。雙方商定合作期限為6年，自2009年4月1日至2015年3月31日。協(xié)議到期后，經(jīng)雙方書面確認(rèn)后，可繼續(xù)延長。雙方同時約定：“乙方公司承諾雙方合作達(dá)到10年以后，將ROADSHINE商標(biāo)所有權(quán)及專用權(quán)免費(fèi)轉(zhuǎn)讓給甲方。”

2010年1月26日，成山公司(甲方)與宏輪公司(乙方)簽訂補(bǔ)充協(xié)議，將合作業(yè)務(wù)拓展至輪胎模具(花紋圈)加工業(yè)務(wù)。雙方在補(bǔ)充協(xié)議中約定：“原‘協(xié)議’合作10年后乙方同意將該品牌免費(fèi)轉(zhuǎn)讓給甲方，經(jīng)雙方協(xié)商同意調(diào)整為合作6年(2015年4月14日)，ROADSHINE品牌將由乙方轉(zhuǎn)讓給甲方。”

2012年1月31日，成山公司(甲方)與宏輪公司(乙方)再次簽訂補(bǔ)充協(xié)議，協(xié)商同意增加“GOLDPARTNER”品牌在成山公司委托加工，將產(chǎn)品范圍擴(kuò)大至半鋼胎，并約定：“GOLDPARTNER為乙方注冊的商標(biāo)，乙方擁有GOLDPARTNER品牌的所有權(quán)及專用權(quán)……乙方承諾自2015年4月14日起，GOLDPARTNER品牌將由乙方無償轉(zhuǎn)讓給甲方。”

雙方合作進(jìn)行到2013年，由于出口退稅政策變化的原因，宏輪公司僅從事輪胎等保稅貨物的倉儲業(yè)務(wù)，不再經(jīng)營出口業(yè)務(wù)，其與成山公司的實(shí)際合作至同年10月結(jié)束。

2013年10月20日，宏輪公司為馭神全球有限公司(下稱馭神公司)在青島保稅區(qū)儲運(yùn)輪胎產(chǎn)品，宏輪公司向成山公司出具擔(dān)保承諾書，為馭神公司從成山公司購買“ROADSHINE”和“GOLDPARTNER”品牌輪胎提供全額擔(dān)保，擔(dān)保期為6年(2013年10月20日至2019年10月19日)。

2015年11月18日，宏輪公司與青島依天通貿(mào)易有限公司(下稱依天通公司)簽訂關(guān)于“ROADSHINE”“GOLDPARTNER”“金GO合 GOLDPARTNER”3件商標(biāo)的轉(zhuǎn)讓協(xié)議，后于2016年11月17日經(jīng)核準(zhǔn)轉(zhuǎn)讓予依天通公司。

一紙民事訴狀

簽訂商標(biāo)轉(zhuǎn)讓協(xié)議一年后，宏輪公司與依天通公司收到了來自成山公司的一紙訴狀。

2016年12月26日，成山公司向山東省威海市中級人民法院(下稱威海中院)提起訴訟，請求法院確認(rèn)宏輪公司將“ROADSHINE”和“GOLDPARTNER”商標(biāo)轉(zhuǎn)讓給依天通公司的行為無效，判令宏輪公司履行協(xié)議約定，將其國內(nèi)及國際注冊的“ROADSHINE”和“GOLDPARTNER”商標(biāo)免費(fèi)轉(zhuǎn)讓給成山公司，并判令宏輪公司賠償因拒不履行商標(biāo)轉(zhuǎn)讓義務(wù)給成山公司造成的經(jīng)濟(jì)損失6000萬元。

成山公司表示，根據(jù)雙方簽訂的委托加工協(xié)議及兩份補(bǔ)充協(xié)議，2015年4月14日協(xié)議約定期限屆滿后，成山公司要求宏輪公司辦理“ROADSHINE”和“GOLDPARTNER”商標(biāo)轉(zhuǎn)讓事宜，宏輪公司拒絕辦理。而且在雙方協(xié)商過程中，宏輪公司惡意將其“ROADSHINE”與“GOLDPARTNER”商標(biāo)轉(zhuǎn)讓至依天通公司名下，試圖逃避履行合同義務(wù)。

成山公司提起訴訟的當(dāng)天，還向法院提出財產(chǎn)保全申請，請求凍結(jié)宏輪公司銀行存款6200萬元或查封其價值相當(dāng)?shù)呢敭a(chǎn)。威海中院當(dāng)日出具了保全裁定書，裁定凍結(jié)宏輪公司銀行存款6200萬元或查封其價值相當(dāng)?shù)呢敭a(chǎn)，并查封登記在依天通公司名下的“ROADSHINE”和“GOLDPARTNER”商標(biāo)，查封期限為3年。

據(jù)悉，法院實(shí)際凍結(jié)了宏輪公司名下兩個銀行賬戶的存款2000多萬元，查封宏輪公司的房產(chǎn)土地價值近1億元，系宏輪公司名下?lián)碛械娜繌S房、土地及銀行賬戶。宏輪公司不服上述財產(chǎn)保全結(jié)果，隨后向法院提出財產(chǎn)保全執(zhí)行行為異議，主張其正常經(jīng)營、有足夠的履行能力，成山公司申請財產(chǎn)保全的依據(jù)明顯不足，而且法院查封的房產(chǎn)估價遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過訴訟標(biāo)的額，應(yīng)當(dāng)解除超標(biāo)的額部分的查封。

威海中院認(rèn)為，宏輪公司被凍結(jié)的兩個銀行賬戶的存款折算總額不足2000萬元，不足部分仍需查封其價值相當(dāng)?shù)姆慨a(chǎn)。據(jù)此，威海中院裁定駁回了宏輪公司對超標(biāo)的額保全的異議。

案件審理過程中，成山公司將請求判令轉(zhuǎn)讓的商標(biāo)確定為宏輪公司轉(zhuǎn)讓給依天通公司在國內(nèi)注冊的3件商標(biāo)，分別為第1394322號“ROADSHINE”商標(biāo)、第1451462號“金GO合 GOLDPARTNER”商標(biāo)、第13123197號“GOLDPARTNER”商標(biāo)(下統(tǒng)稱涉案商標(biāo))。

多位專家之言

包含在委托加工協(xié)議利的商標(biāo)轉(zhuǎn)讓條款，其法律效力應(yīng)如何確定?若涉案委托加工協(xié)議及補(bǔ)充協(xié)議中關(guān)于商標(biāo)轉(zhuǎn)讓的約定有效，成山公司將涉案商標(biāo)轉(zhuǎn)讓給依天通公司的行為的效力如何認(rèn)定?民事判決是否當(dāng)然影響涉案商標(biāo)權(quán)移轉(zhuǎn)的法律效力?這些問題，是解決雙方糾紛的關(guān)鍵所在。

“雙方簽訂的委托加工協(xié)議及其補(bǔ)充協(xié)議系若干類型合同組成的非典型性合同。合同的主干是承攬合同，承攬合同里面涉及商標(biāo)專用權(quán)的約定。對于其中個別合同條款的法律效力，需將不同條款拆分后分別進(jìn)行判斷，還要衡量雙方履行合同所獲利益是否顯失公平。”清華大學(xué)法學(xué)院教授、資深合同法專家崔建遠(yuǎn)表示，合同的效力和有效性是該案的關(guān)鍵問題，最高人民法院在關(guān)于適用合同法若干問題的解釋中，明確了合同是否成立的三要素，即當(dāng)事人名稱或者姓名、標(biāo)的、數(shù)量，如果當(dāng)事人對合同是否成立存在爭議，而上述三要素不能確定，則相關(guān)合同不成立。

“涉案委托加工協(xié)議中對于商標(biāo)轉(zhuǎn)讓的約定，并未形成一個獨(dú)立的商標(biāo)轉(zhuǎn)讓合同，只是其中一個條款，應(yīng)當(dāng)理解為委托加工協(xié)議全部履行完畢后商標(biāo)權(quán)才能夠予以轉(zhuǎn)讓。”中國科學(xué)院大學(xué)教授李順德指出，涉案委托加工協(xié)議及兩份補(bǔ)充協(xié)議雖然約定了明確的合同履行期限，但對于商標(biāo)轉(zhuǎn)讓事宜并未約定具體的注冊商標(biāo)或商標(biāo)轉(zhuǎn)讓數(shù)量，而且相關(guān)條款中提到的“品牌”與“商標(biāo)”并非相同的法律概念，品牌轉(zhuǎn)讓是否意指涉案商標(biāo)轉(zhuǎn)讓并不明確。

“雙方對于免費(fèi)轉(zhuǎn)讓商標(biāo)的約定可以視為附條件的贈與合同，在合同標(biāo)的不明確且實(shí)際合作結(jié)束早于約定期限的情況下，贈與合同難以履行。”中國知識產(chǎn)權(quán)法學(xué)研究會會長、中國人民大學(xué)知識產(chǎn)權(quán)學(xué)院院長劉春田分析指出，就附條件的法律行為而言，由于合同不能履行的情況出現(xiàn)，實(shí)際履行完畢日期早于合同約定日期，宏輪公司在后的商標(biāo)轉(zhuǎn)讓行為并不構(gòu)成惡意。“涉案委托協(xié)議中約定的商標(biāo)轉(zhuǎn)讓的履行系附條件的法律行為，雙方的實(shí)際合作期限是否達(dá)到合同約定期限是判斷違約與否的關(guān)鍵因素之一，需要成山公司加以舉證證明。即便合作期限已滿約定的6年，涉案商標(biāo)已被依法核準(zhǔn)轉(zhuǎn)讓，法院無權(quán)直接要求依天通公司過戶給成山公司。”

“商標(biāo)權(quán)轉(zhuǎn)讓不僅需要雙方合意，且須經(jīng)國家知識產(chǎn)權(quán)局商標(biāo)局核準(zhǔn)登記方能生效，涉案商標(biāo)權(quán)利的歸屬并不依協(xié)議的簽訂而發(fā)生移轉(zhuǎn)。”中國政法大學(xué)教授來小鵬認(rèn)為，成山公司將涉案商標(biāo)轉(zhuǎn)讓給依天通公司的行為系正當(dāng)行使商標(biāo)權(quán)，依天通公司已合法取得涉案商標(biāo)權(quán)，民事判決不能當(dāng)然影響涉案商標(biāo)權(quán)轉(zhuǎn)讓的法律效力。王國浩   來源：中國知識產(chǎn)權(quán)報 

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