?對(duì)惡意搶注者訴在先權(quán)利人侵權(quán)的處理原則

日前，廣東高院二審審結(jié)了陳某某訴廣東天池茶業(yè)股份有限公司(下稱天池茶業(yè)公司)侵害商標(biāo)權(quán)糾紛案(下稱“天池”商標(biāo)案)。在該案中，陳某某是“天池”文字注冊(cè)商標(biāo)的權(quán)利人，該商標(biāo)核定使用類別為第30類，包括“茶、面包”。陳某某以天池茶業(yè)公司、天池眾福公司、道軒公司在其生產(chǎn)、銷售的茶產(chǎn)品及相關(guān)網(wǎng)頁(yè)上使用等標(biāo)識(shí)侵犯其商標(biāo)專用權(quán)為由，訴至法院，請(qǐng)求停止侵權(quán)并賠償損失。廣東高院經(jīng)審理認(rèn)定，陳某某以非善意取得的商標(biāo)權(quán)對(duì)天池茶業(yè)公司的正當(dāng)使用行為提起的侵權(quán)之訴，有違誠(chéng)實(shí)信用原則以及權(quán)利行使的正當(dāng)性，構(gòu)成權(quán)利濫用，其與此有關(guān)的訴訟請(qǐng)求不應(yīng)得到法律的支持。想了解更多商標(biāo)注冊(cè)知識(shí)，或是其他知識(shí)產(chǎn)權(quán)方面的問題，歡迎關(guān)注知春路知識(shí)產(chǎn)權(quán)中國(guó)商標(biāo)查詢庫(kù) ，我們有問必答!

本文將結(jié)合“天池”商標(biāo)案，就惡意搶注者對(duì)在先權(quán)利人提起侵權(quán)之訴的處理原則進(jìn)行探討。

在先權(quán)利范圍的判定

根據(jù)商標(biāo)法第三十二條，申請(qǐng)商標(biāo)注冊(cè)不得損害他人現(xiàn)有的在先權(quán)利，也不得以不正當(dāng)手段搶先注冊(cè)他人已經(jīng)使用并有一定影響的商標(biāo)。“在先權(quán)利”是指在商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)人提出商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)之前，他人已經(jīng)取得的權(quán)利和權(quán)益，既包括法律有明確規(guī)定的在先權(quán)利，也包括其他應(yīng)予保護(hù)的合法權(quán)益，具體包括在先著作權(quán)、外觀設(shè)計(jì)專利權(quán)、姓名權(quán)、字號(hào)權(quán)等權(quán)利以及角色形象、作品名稱、角色名稱等權(quán)益。判斷是否損害在先權(quán)利的時(shí)間點(diǎn)一般為訴爭(zhēng)商標(biāo)申請(qǐng)日。這意味著，申請(qǐng)商標(biāo)注冊(cè)不應(yīng)損害他人現(xiàn)有的在先權(quán)利，即不得將他人已獲得的權(quán)利作為商標(biāo)申請(qǐng)注冊(cè)。在該案中，天池茶業(yè)公司將“天池”作為企業(yè)字號(hào)登記和使用的時(shí)間為2002年，早于訴爭(zhēng)商標(biāo)的申請(qǐng)日，天池茶業(yè)公司享有的在先權(quán)利為“天池”的企業(yè)字號(hào)權(quán)。同時(shí)，天池茶業(yè)公司在涉案商標(biāo)的申請(qǐng)日前已經(jīng)將“天池茶業(yè)”商業(yè)標(biāo)識(shí)在其茶產(chǎn)品上突出使用，并在當(dāng)?shù)鼐哂幸欢ǖ挠绊懥?，因此?ldquo;天池茶業(yè)”屬于天池茶業(yè)公司已經(jīng)使用并有一定影響的商標(biāo)。天池茶業(yè)公司對(duì)前述字號(hào)和商業(yè)標(biāo)識(shí)享有合法的在先權(quán)利。

在先權(quán)利人商標(biāo)使用行為的性質(zhì)認(rèn)定

對(duì)于是否對(duì)消費(fèi)者造成購(gòu)買障礙和認(rèn)知混淆的判定。商標(biāo)的基本功能是區(qū)分商品和服務(wù)的來源，在先權(quán)利人的商標(biāo)性使用是否會(huì)造成消費(fèi)者產(chǎn)生混淆，為該案認(rèn)定是否構(gòu)成商標(biāo)侵權(quán)的焦點(diǎn)問題。在判定是否會(huì)產(chǎn)生混淆這個(gè)問題上，應(yīng)從使用人是否具有合法的在先權(quán)利基礎(chǔ)、使用人在主觀上是否有攀附對(duì)方商標(biāo)的意圖以及客觀上是否會(huì)導(dǎo)致消費(fèi)者產(chǎn)生混淆的后果這三方面進(jìn)行綜合分析。首先，如上所述，天池茶業(yè)公司享有“天池”在先企業(yè)字號(hào)權(quán)和“天池茶業(yè)”已使用但未經(jīng)商標(biāo)注冊(cè)的權(quán)利，其具有合法的在先權(quán)利基礎(chǔ)。其次，對(duì)于天池茶業(yè)公司的主觀意圖而言，天池茶業(yè)公司的“天池”字號(hào)產(chǎn)生于2002年，其于2002年至2005年期間就開始將“天池茶業(yè)”商業(yè)標(biāo)識(shí)用于其茶產(chǎn)品上，經(jīng)過長(zhǎng)期持續(xù)的使用，其“天池茶業(yè)”茶產(chǎn)品獲得不少榮譽(yù)，并在當(dāng)?shù)鼐哂幸欢ㄓ绊懥?。而與之相反的是，陳某某未能提供證據(jù)證明其已將涉案商標(biāo)實(shí)際使用于相應(yīng)的茶產(chǎn)品上，雖然陳某某證明了其茶產(chǎn)品取得眾多榮譽(yù)，但所有榮譽(yù)都是基于宏偉公司“宏偉牌”“鳳凰山牌”等其他品牌取得，與涉案的“天池”商標(biāo)沒有任何關(guān)聯(lián)。故天池茶業(yè)公司攀附陳某某涉案商標(biāo)知名度意圖的說法難以成立。最后，從天池茶業(yè)公司的具體使用方式來看，由于“天池”本身就是天池茶業(yè)公司的企業(yè)字號(hào)，且一直以“天池茶業(yè)”為商業(yè)標(biāo)識(shí)用于其茶產(chǎn)品上，故天池茶業(yè)公司將“天池茶業(yè)”與其“”圖形注冊(cè)商標(biāo)組合使用于其茶葉產(chǎn)品上，在客觀上不會(huì)使相關(guān)消費(fèi)者誤認(rèn)該商品來自于陳某某，不會(huì)為普通消費(fèi)者正確識(shí)別被訴侵權(quán)商品的來源制造障礙和產(chǎn)生混淆。

惡意搶注的判定標(biāo)準(zhǔn)

關(guān)于商標(biāo)的惡意搶注的具體判斷標(biāo)準(zhǔn)，可從以下三個(gè)方面進(jìn)行判定：一是被搶注人已經(jīng)在先使用該商標(biāo)或享有其他在先權(quán)利，二是被搶注的商標(biāo)具有一定影響力，三是搶注人在主觀上是否具有惡意。

影響力的判定需要從商品的銷售額、市場(chǎng)占有率、消費(fèi)者的知悉狀態(tài)、投放廣告以及相關(guān)榮譽(yù)等方面進(jìn)行綜合判斷。需要注意的是，在判定“一定影響力”時(shí)，要考慮雙方所處的地域性以及知名度的相對(duì)性，并應(yīng)適度從寬把握，以降低以不正當(dāng)手段搶注商標(biāo)的證明要求，以便在先權(quán)利人依法制止商標(biāo)搶注，體現(xiàn)商標(biāo)注冊(cè)應(yīng)有真實(shí)使用意圖的精神，彰顯人民法院遏制惡意搶注的司法導(dǎo)向。主觀惡意可從以下因素進(jìn)行判定：一是搶注人明知或應(yīng)知被搶注人在先使用該商標(biāo)或者享有其他在先權(quán)利。如兩者是否為同行關(guān)系、曾有合作經(jīng)歷或者屬于一定范圍內(nèi)的知情人，如果是則一般可推定搶注人具有明知或應(yīng)知的主觀故意，這在商標(biāo)法第十五條第二款規(guī)定中也得以充分體現(xiàn)，即“就同一種商品或者類似商品申請(qǐng)注冊(cè)的商標(biāo)與他人在先使用的未注冊(cè)商標(biāo)相同或者近似，申請(qǐng)人與該他人具有前款規(guī)定以外的合同、業(yè)務(wù)往來關(guān)系或者其他關(guān)系而明知該他人商標(biāo)存在，該他人提出異議的，不予注冊(cè)”。二是搶注人以獲取不當(dāng)利益為目的。這包括積極的作為和消極的不作為兩方面，積極的作為包括搶注商標(biāo)后進(jìn)行高價(jià)轉(zhuǎn)讓、許可或直接控告被搶注人侵權(quán)并提出高額賠償請(qǐng)求;消極的不作為是指搶注商標(biāo)后自己并不進(jìn)行實(shí)際使用，反而排斥他人使用。除此之外，搶注人如還存在搶注其他大量商標(biāo)的囤積行為，不正當(dāng)?shù)卣加泄操Y源，也是構(gòu)成其具有主觀惡意的考慮因素。

上述所列幾種不正當(dāng)手段，其共同之處在于搶注者剽竊他人已經(jīng)使用但未來得及申請(qǐng)注冊(cè)的商標(biāo)或其他在先權(quán)利，在他們所申請(qǐng)注冊(cè)的商標(biāo)上并未凝聚自己的智慧和創(chuàng)意，實(shí)為用合法的形式掩蓋不合法的本質(zhì)，違背了“誠(chéng)實(shí)信用”原則。

在該案中，陳某某和天池茶業(yè)公司均同處在潮州市相同地域、同系茶業(yè)商品經(jīng)營(yíng)者，且天池茶業(yè)公司是當(dāng)?shù)夭枞~協(xié)會(huì)會(huì)員單位，而陳某某為該協(xié)會(huì)會(huì)長(zhǎng)，陳某某對(duì)天池茶業(yè)公司及其在先享有的“天池”字號(hào)、“天池茶業(yè)”商業(yè)標(biāo)識(shí)理應(yīng)完全了解，在此情形之下，陳某某仍在第30類相同類別的商品上申請(qǐng)注冊(cè)“天池”商標(biāo)，這種違反誠(chéng)實(shí)信用原則的搶注行為，具有主觀并非善意。其次，陳某某在搶注“天池”商標(biāo)后，又未能提供證據(jù)證實(shí)其進(jìn)行了實(shí)際使用，反而排斥他人使用。除此之外，經(jīng)查，陳某某以其本人或宏偉公司的名義還注冊(cè)了各類商標(biāo)近百個(gè)，其中僅在第30類商品上就注冊(cè)了近50個(gè)商標(biāo)?？梢姡惸衬车纳虡?biāo)注冊(cè)行為并非基于其正常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的需要，而有囤積商標(biāo)之嫌，不正當(dāng)占有公共資源，擾亂公平競(jìng)爭(zhēng)的市場(chǎng)秩序，對(duì)具有在先權(quán)利的天池茶業(yè)公司也涉嫌存在不正當(dāng)競(jìng)爭(zhēng)。據(jù)此，陳某某取得和行使“天池”商標(biāo)權(quán)的行為難謂正當(dāng)。陳某某以搶注的商標(biāo)權(quán)對(duì)天池茶業(yè)公司的正當(dāng)使用行為提起的侵權(quán)之訴，有違誠(chéng)實(shí)信用原則以及權(quán)利行使的正當(dāng)性，構(gòu)成權(quán)利濫用，其與此有關(guān)的訴訟請(qǐng)求不應(yīng)得到法律的支持。惡意搶注者不能通過形式合法謀取不正當(dāng)利益。

近年來，惡意搶注商標(biāo)趨勢(shì)日益嚴(yán)重，搶注人通過高價(jià)轉(zhuǎn)讓搶注商標(biāo)、提起商標(biāo)侵權(quán)訴訟要求高額賠償?shù)确绞将@利，極大地?cái)_亂了商標(biāo)申請(qǐng)和使用秩序，給誠(chéng)信經(jīng)營(yíng)者造成了不必要的成本和障礙。筆者認(rèn)為，應(yīng)堅(jiān)決遏制惡意搶注商標(biāo)行為，有力規(guī)范商標(biāo)注冊(cè)秩序，維護(hù)在先權(quán)利人的合法權(quán)益和市場(chǎng)的公平競(jìng)爭(zhēng)秩序。

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