“三鳳橋”遇上了“三鳳”開始了一場商標(biāo)權(quán)無效宣告紛爭

來到江蘇無錫，醬排骨是不可錯(cuò)過的特色美食。作為始創(chuàng)于1927年的中華老字號，無錫市三鳳橋肉莊有限責(zé)任公司(下稱三鳳橋公司)生產(chǎn)的“三鳳橋”牌醬排骨曾于2014年亮相紀(jì)錄片《舌尖上的中國》。然而，“三鳳橋”在2013年遇上了“三鳳”，由此引發(fā)了一場商標(biāo)無效宣告紛爭。

歷時(shí)近7年，上述糾紛有了新的進(jìn)展。北京市高級人民法院日前作出的終審判決顯示，三鳳橋公司關(guān)于上海貴升貿(mào)易有限公司(下稱貴升公司)在殺蟲劑等商品上注冊使用第7399134號“三鳯”商標(biāo)(下稱訴爭商標(biāo))損害了其馳名商標(biāo)及在先商號權(quán)益的主張未能獲得支持，訴爭商標(biāo)最終得以維持注冊。

一字之差起紛爭

三鳳橋公司官網(wǎng)顯示，該公司前身為創(chuàng)建于1927年的慎馀肉莊，其三鳳橋醬排骨烹制工藝被列入首批江蘇省非物質(zhì)文化遺產(chǎn)目錄，2006年“三鳳橋”被認(rèn)定為第一批中華老字號之一。1993年10月19日，三鳳橋公司提出第746242號“三鳳橋”商標(biāo)(下稱引證商標(biāo))的注冊申請。1995年5月21日，該商標(biāo)被核準(zhǔn)注冊使用在醬排骨、生熟肉食、湯汁備料等第29類商品上。近年來，該公司還申請注冊了包含“三鳳”“三鳳圖”等字樣的200多件商標(biāo)。

貴升公司于2008年12月16日注冊成立，2009年5月15日提出訴爭商標(biāo)的注冊申請。2010年10月7日，訴爭商標(biāo)被核準(zhǔn)注冊使用在殺蟲劑、衛(wèi)生巾、空氣清新劑、消毒紙巾等第5類商品上。

2013年5月20日，三鳳橋公司針對訴爭商標(biāo)向原國家工商行政管理總局商標(biāo)評審委員會(huì)(下稱原商評委)提出無效宣告請求，主張引證商標(biāo)構(gòu)成在先馳名商標(biāo)，訴爭商標(biāo)系對該馳名商標(biāo)的復(fù)制、摹仿，而且與引證商標(biāo)構(gòu)成使用在類似商品上的近似商標(biāo)，并損害了其在先商號權(quán)益，貴升公司還構(gòu)成以欺騙手段或者其他不正當(dāng)手段取得商標(biāo)注冊的情形。

2015年8月27日，原商評委作出裁定，認(rèn)為三鳳橋公司的無效宣告理由不成立，裁定對訴爭商標(biāo)予以維持。三鳳橋公司不服，隨后向北京知識(shí)產(chǎn)權(quán)法院提起行政訴訟。

北京知識(shí)產(chǎn)權(quán)法院經(jīng)審理認(rèn)為，三鳳橋公司提交的在案證據(jù)雖然能證明引證商標(biāo)在其核定使用的商品上具有一定知名度，但結(jié)合三鳳橋公司提供的銷售發(fā)票與廣告合同等證據(jù)看，引證商標(biāo)的知名度主要集中于江蘇、上海、浙江地區(qū)，具有明顯的區(qū)域性特征，尚未建立起全國性知名度，故不足以證明引證商標(biāo)在訴爭商標(biāo)申請注冊日前已達(dá)到馳名程度;即使引證商標(biāo)在訴爭商標(biāo)申請注冊日前已達(dá)到馳名程度，鑒于訴爭商標(biāo)核定使用的殺蟲劑等商品與引證商標(biāo)核定使用的醬排骨等商品在功能、用途、生產(chǎn)部門、銷售渠道、消費(fèi)群體等方面差異明顯，且不具有明顯的關(guān)聯(lián)性，兩者共存不易導(dǎo)致相關(guān)公眾產(chǎn)生誤認(rèn)，不會(huì)使三鳳橋公司的利益受到損害。同時(shí)，三鳳橋公司提交的證據(jù)均顯示其將“三鳳橋”商號使用在醬排骨等商品上，與訴爭商標(biāo)核定使用的殺蟲劑等商品在生產(chǎn)部門、原料、功能等方面差異顯著，未構(gòu)成類似商品，故在案證據(jù)不能證明三鳳橋公司于訴爭商標(biāo)申請注冊日前，在訴爭商標(biāo)的核定商品或類似商品上在先使用與訴爭商標(biāo)相同或近似的商號，訴爭商標(biāo)的注冊未損害三鳳橋公司的在先商號權(quán)益。綜上，北京知識(shí)產(chǎn)權(quán)法院一審判決駁回三鳳橋公司的訴訟請求。

三鳳橋公司不服一審判決，繼而向北京市高級人民法院提起上訴。據(jù)悉，在二審階段，三鳳橋公司放棄了其在商標(biāo)評審及一審訴訟階段的部分訴訟請求，僅主張引證商標(biāo)在訴爭商標(biāo)申請注冊日前已構(gòu)成馳名商標(biāo)，訴爭商標(biāo)系對引證商標(biāo)的復(fù)制、摹仿，容易誤導(dǎo)公眾致使其利益受到損害。

按需認(rèn)定引關(guān)注

針對三鳳橋公司的上訴主張，北京市高級人民法院經(jīng)審理指出，根據(jù)馳名商標(biāo)的按需認(rèn)定原則，人民法院只有在確有必要的情況下才對商標(biāo)是否馳名作出認(rèn)定。該案中，即使引證商標(biāo)構(gòu)成馳名商標(biāo)，但由于訴爭商標(biāo)核定使用的殺蟲劑等商品與引證商標(biāo)核定使用的醬排骨等商品在功能、用途、生產(chǎn)部門、銷售渠道、消費(fèi)群體等方面差異過大，不足以使相關(guān)公眾認(rèn)為訴爭商標(biāo)與引證商標(biāo)具有相當(dāng)程度的聯(lián)系，從而誤導(dǎo)公眾進(jìn)而可能使三鳳橋公司的利益受到損害，因此不必對引證商標(biāo)是否馳名作出認(rèn)定。據(jù)此，法院判決駁回三鳳橋公司的上訴請求，維持一審判決。

2009年最高人民法院發(fā)布的《關(guān)于審理涉及馳名商標(biāo)保護(hù)的民事糾紛案件應(yīng)用法律若干問題的解釋》確立了馳名商標(biāo)按需認(rèn)定原則，我國現(xiàn)行商標(biāo)法進(jìn)一步明確應(yīng)當(dāng)根據(jù)審查、處理案件的需要對商標(biāo)馳名情況作出認(rèn)定。“為防止當(dāng)事人單純地獲取馳名商標(biāo)的司法認(rèn)定，不正當(dāng)?shù)刈非蠓杀Ｗo(hù)以外的其他意義，司法實(shí)踐中一直遵循按需認(rèn)定原則，強(qiáng)調(diào)馳名商標(biāo)的認(rèn)定必須為審理案件所必需，嚴(yán)格把握馳名商標(biāo)司法認(rèn)定的范圍。”北京大成(上海)律師事務(wù)所合伙人、律師楊宇宙接受本報(bào)記者采訪時(shí)表示，馳名商標(biāo)的認(rèn)定是為了保護(hù)權(quán)利人在馳名商標(biāo)上所積累的商譽(yù)。商標(biāo)法對馳名商標(biāo)賦予強(qiáng)保護(hù)，對于已注冊的馳名商標(biāo)可以在其核定使用的不同或者類似的商品或服務(wù)上予以保護(hù)。如果對馳名商標(biāo)不加以按需認(rèn)定的限制，可能會(huì)導(dǎo)致大量的馳名商標(biāo)認(rèn)定申請出現(xiàn)，不當(dāng)?shù)叵拗破渌袌鲋黧w對商標(biāo)資源的正常使用。

“只有在權(quán)利人無法適用其他法律規(guī)定，只能通過馳名商標(biāo)的認(rèn)定才能保護(hù)自己的合法權(quán)利時(shí)，才能對權(quán)利人的商標(biāo)是否構(gòu)成馳名商標(biāo)進(jìn)行認(rèn)定;只有當(dāng)訴爭商標(biāo)的注冊落入引證商標(biāo)的禁用權(quán)范圍時(shí)，才有認(rèn)定馳名商標(biāo)的必要。”楊宇宙指出，如果訴爭商標(biāo)與引證商標(biāo)區(qū)別較大，或者二者核定使用的商品或服務(wù)相差較大，訴爭商標(biāo)的申請注冊不會(huì)導(dǎo)致混淆或者誤導(dǎo)公眾進(jìn)而使馳名商標(biāo)權(quán)利人的利益可能受到損害時(shí)，無需對引證商標(biāo)是否馳名進(jìn)行認(rèn)定。

“根據(jù)我國商標(biāo)法規(guī)定，馳名商標(biāo)應(yīng)當(dāng)根據(jù)當(dāng)事人的請求，作為處理涉及商標(biāo)案件需要認(rèn)定的事實(shí)進(jìn)行認(rèn)定。當(dāng)事人主張?jiān)V爭商標(biāo)構(gòu)成對其已注冊的馳名商標(biāo)的復(fù)制、摹仿或者翻譯而不應(yīng)予以注冊或者應(yīng)予無效的，應(yīng)當(dāng)綜合考慮引證商標(biāo)的顯著性和知名程度、商標(biāo)標(biāo)志是否足夠近似、核定使用的商品或服務(wù)情況、相關(guān)公眾的重合程度及注意程度等因素，以認(rèn)定訴爭商標(biāo)的使用是否足以使相關(guān)公眾認(rèn)為其與馳名商標(biāo)具有相當(dāng)程度的聯(lián)系，從而誤導(dǎo)公眾，致使馳名商標(biāo)權(quán)利人的利益可能受到損害。”楊宇宙表示。

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